使用他人商标中的地名元素构成侵权吗？

基本案情

原告贵州金沙某酒业公司诉称，其拥有的金沙图文组合商标曾被认定为中国驰名商标，其对“金沙回沙酒”（“回沙”为一种酿酒工艺）品牌申请了注册商标，并在白酒类商品中拥有“金沙回沙酒”图文组合商标以及多个“金沙回沙”注册商标。为了更好地宣传“金沙回沙”品牌，多年来，原告支出广告费数亿元，广告覆盖全国大部分省、市，具有很高的知名度。

被告贵州某回沙酒业公司（以下简称“某回沙公司”）、贵州金沙某酒业酿造公司（以下简称“某酿造公司”）未经原告许可，在白酒类商品上擅自使用与原告商标近似的“金沙沙土回沙”标识，生产销售白酒类商品，被告河南省某食品公司（以下简称某食品公司）销售了某回沙公司、某酿造公司生产的“金沙沙土回沙”酒。

为维护权益，原告代理人在福建厦门公证购买了涉嫌侵权的“金沙沙土回沙”酒。此外，原告代理人在拼多多、淘宝、阿里巴巴等大型网络平台上发现多个销售商在销售“金沙沙土回沙”酒。

原告认为，各被告未经原告许可，擅自制造、销售容易混淆的“金沙沙土回沙”酒，构成对原告注册商标专用权的侵害，诉请法院判令被告立即停止侵害原告商标专用权的行为，并赔偿损失。

某酿造公司辩称，本案涉及的商标是案外人贵州鱼儿某某酒业公司（以下简称“鱼儿公司”）申请注册的，在注册时，鱼儿公司已与某酿造公司签订合作协议，约定某回沙公司自行采购包装酒瓶以及相关生产辅料，某酿造公司负责提供酒体以及灌装服务。2022年6月29日，鱼儿公司申请的商标被国家知识产权局决定不予注册。因此，某酿造公司不具有侵犯原告涉案商标权的主观故意。另外，某酿造公司系独立法人，某回沙公司在某酿造公司持股20%未到达控股比例。原告主张的惩罚性赔偿没有实质性证据，应驳回原告诉请。

法院判决

本案中，被诉侵权产品突出使用了“金沙沙土回沙”标识，与原告商标在文字构成等方面近似，易使公众误认为“金沙沙土回沙”酒是“金沙回沙”酒的系列产品。同时，原告商标使用时间较长，曾被认定为驰名商标，具有较高知名度，被诉标识的使用方式会导致公众对两者产生误认。

原告公证购买的“金沙沙土回沙”酒的外包装盒上标注有被告某酿造公司、某回沙公司企业名称，瓶身上标注有某回沙公司企业名称，二被告对此没有提供案外人进行仿冒的线索及证据，故根据证据优势规则，可以认定被诉侵权产品系由二被告生产、销售。因此，二被告的行为侵害了原告注册商标专用权，应当承担停止侵权及赔偿损失的法律责任。被告某食品公司销售被诉侵权产品，也应当承担停止侵权及赔偿合理维权费用的法律责任。

法院综合考虑某回沙公司和某酿造公司的侵权故意、侵权时间、后果、规模等因素，综合确定两公司共同赔偿原告经济损失及维权合理开支30万元。被告某食品公司销售侵权产品，法院酌定其赔偿原告维权合理开支3000元。

一审宣判后，被告某回沙公司提起上诉，二审维持原判。

法官说法

地名商标作为特殊的注册商标，组成部分中含有地名元素，涉及个人权利与公共利益边界问题。因此，法律规定不得申请此类商标，但因历史因素已经注册的使用地名的商标继续有效。在对地名商标进行保护时，需要从权利商标知名度、被告使用目的等方面，区分商标侵权行为与合理使用行为。

商标法第五十九条第一款规定：“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号，或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点，或者含有的地名，注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”司法实践中，判断行为人是否为正当使用，可以从权利商标知名度、行为人使用方式、导致混淆程度等方面进行认定。

地名知名度与权利商标知名度的关系。地名文字具有地理名称与商标要素的双重属性，如果该文字作为商标要素知名度高，则一般情况下，相关公众混淆、误认的可能性较大；如果其作为地理名称知名度高，则相关公众混淆、误认的可能性较小。本案中，“金沙”既为地理名称，又为原告注册商标中的组成文字。原告主张权利的商标曾被认定为驰名商标。因此，“金沙”作为商标要素的知名度明显要高于作为地理名称的知名度。行为人在使用“金沙”作为商标标识使用时具有较高注意义务，不能突出使用“金沙”文字，以免导致公众混淆或误认。

行为人使用方式。使用人使用地名的方式是公众惯常理解的表示商品产地、地理位置等的，应当认为属于正当使用地名。若使用人使用地名时具有攀附原告商誉的故意，则侵害了商标专用权。原告与被告在本案诉讼之前，曾因擅自使用他人具有一定影响的商品名称而产生诉讼。因此，被告作为白酒同行业经营者，在先前的诉讼中已经被认定为不正当竞争，仍然使用与原告注册商标相近似的商业标识，主观上具有攀附原告商誉的故意，其突出使用含有金沙文字标识的行为明显不属于合理使用。

混淆程度。被诉侵权产品系白酒，与原告注册商标核定使用的类别相同。《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条规定：“商标近似是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

”本案中，尽管金沙为地名，回沙为酿酒工艺，但被诉侵权产品突出使用的“金沙沙土回沙”标识，与原告商标在文字构成等方面近似，易使相关公众混淆、误认。同时，被诉标识“金沙沙土回沙”与原告商标相比，后者虽为图文组合商标，但使用时间较长，曾被认定为驰名商标，具有较高知名度，被诉标识的使用方式亦会导致相关公众对两者产生误认。因此，根据法律规定，可以认定被诉标识“金沙沙土回沙”与原告注册商标构成商标法意义上的近似。法院据此认定各被告行为侵害了原告注册商标专用权，应承担停止侵权及赔偿损失的法律责任。