案说商标法 | 注册商标复制、摹仿、翻译他人在先驰名商标构成侵权

【裁判要旨】

驰名商标的认定应遵循“个案按需”认定的原则。本案商标虽已获注册，但被告商标系故意复制、墓仿、翻译原告请求驰名商标保护的注册商标，被告的行为构成商标侵权，法院判令其禁止使用侵权商标。本案判决符合我国商标法为驰名商标提供“强保护”的立法原意。

【关联法条】

《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第九条第二款：商标法第五十七条第（二）项规定的商标近似，是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较，其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色，或者其各要素组合后的整体结构相似，或者其立体形状、颜色组合近似，易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第一条：本解释所称驰名商标，是指在中国境内为相关公众所熟知的商标。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》第二条：在下列民事纠纷案件中，当事人以商标驰名作为事实根据，人民法院根据案件具体情况，认为确有必要的，对所涉商标是否驰名作出认定：

（一）以违反商标法第十三条的规定为由，提起的侵犯商标权诉讼；

（二）以企业名称与其驰名商标相同或者近似为由，提起的侵犯商标权或者不正当竞争诉讼；

（三）符合本解释第六条规定的抗辩或者反诉的诉讼。

《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》 第五条：当事人主张商标驰名的，应当根据案件具体情况，提供下列证据，证明被诉侵犯商标权或者不正当竞争行为发生时，其商标已属驰名：（一）使用该商标的商品的市场份额、销售区域、利税等；

（二）该商标的持续使用时间；

（三）该商标的宣传或者促销活动的方式、持续时间、程度、资金投入和地域范围；

（四）该商标曾被作为驰名商标受保护的记录；

（五）该商标享有的市场声誉；

（六）证明该商标已属驰名的其他事实。

前款所涉及的商标使用的时间、范围、方式等，包括其核准注册前持续使用的情形。

对于商标使用时间长短、行业排名、市场调查报告、市场价值评估报告、是否曾被认定为著名商标等证据，人民法院应当结合认定商标驰名的其他证据，客观、全面地进行审查。

【诉讼主体】

原告： A公司 。

被告： B公司 。

【基本案情】

原告A公司系德国特种化工企业，自上世纪七十年代末期开始在大中华区生产特种化工产品，系“赢创”注册商标（核定使用商品第1类，包括工业用化学品、未加工人造树脂等，核准注册日为2010年3月28日）及“EVONIK”注册商标（核定使用商品第1类，包括用于工业的化学制品、未加工的人造树脂等，核准注册日 为2006年10月2日）的专用权人。原告主张上述两商标经其持续使用在工业用化学品、未加工人造树脂商品上已享有极高的知名度，并为相关公众所熟知，应作为驰名商标 予以保护。此外，“赢创”和“EVONIK”字号经原告持续使用，已具有一定的影响，为相关公众所熟知，应作为企业名称受法律的保护。

被告B公司于2016年9月28日注册取得了“赢创未来”商标的专 用权（核定使用商品第1类工业用化学品；未加工丙烯酸树脂；未加工环氧树脂等）。

原告在本案中指控被告实施了如下侵权行为：1.在其企业宣传材料及化工产品包装上单独使用“赢创未来”；2.在其企业宣传材料及化工产品包装上单独使用“EVONIK FUTURE”；3.在其企业宣传材料及化工产品包装上使用“赢创未来”；4.在企业名称中使用“赢创”“EVONIK”。

关于本案认定驰名商标的必要性及侵权判断，原告认为，被告“赢创未来”商标虽已注册，但该注册商标系复制、摹仿原告在先注册的驰名商标，导致消费者混淆、误认，故请求法院在认定“赢创”“EVONIK”两商标为驰名商标的基础上，判定被告构成侵权，并判令被告禁用“赢创未来”商标。被告辩称，原告与被告注册的商标核定使用商品类别相同，无跨类保护的需要，故本案无认定驰名商标的必要性。

【一审认为】

本院认为，本案中双方当事人的争议焦点在于：一、原告的涉案商标是否可以被认定为驰名商标；二、被告是否实施了原告主张的侵权行为；三、被告在本案中应否承担民事责任。

根据《最高人民法院关于审理涉及驰名商标保护的民事纠纷案件应用法律若干问题的解释》规定，本案中有认定原告“赢创”注册商标、“EVONIK”注册商标为驰名商标的必要。根据上述司法解释有关驰名商标的审查规定，原告的“赢创”、“EVONIK”注册商标属于驰名商标。本案中，被告在参加展会、宣传册、名片印制等商业活动中使用“赢创未来”的行为，具有明显的主观恶意，属于复制、摹仿、翻译原告已注册的“赢创”“EVONIK”驰名商标，误导公众的商标侵权行为；被告企业名称中包含“赢创”“EVONIK”，属于将原告的“赢创”“EVONIK”商标作为企业名称中的字号使用，误导公众的不正当竞争行为；被告在其商业活动中分别单独使用“赢创未来”“EVONIK FUTURE”的行为，分别侵害了原告对“赢创”“EVONIK”商标享有的注册商标专用权，故被告应当就其上述侵权行为承担停止侵权、消除影响、赔偿损失的民事责任。

【一审裁判】

一、被告B公司立即停止对原告A公司享有的“赢创”注册商标、“Evonik”注册商标专用权的侵害；

二、被告B公司立即停止对原告A公司的不正当竞争行为；

三、被告B公司应于本判决生效之日起三十日内变更其企业名称，且变更后的企业名称中不得含有“赢创”文字；

四、被告B公司应于本判决生效之日起三十日内在《中国化工报》刊登声明，消除因侵权行为对原告A公司造成的影响(声明内容须经本院审核)；

五、被告B公司应于本判决生效之日起十日内，赔偿原告A公司包括合理费用在内的经济损失人民币100万元；

六、驳回原告A公司的其余诉讼请求。

如果被告B公司未按本判决指定的期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。

本案案件受理费人民币13,800元，由被告B公司负担。

如不服本判决，原告A公司可在判决书送达之日起三十日内，被告B公司可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人的人数提出副本，上诉于上海市高级人民法院。

判决后，被告不服向上海市高级人民法院提起上诉，后申请撤回上诉。上海市高级人民法院裁定准许撤回上诉。