【摘要】 由于商标制度形成的历史因素、字号权利和商标权的冲突等各种各样的原因，有一定影响力的在先使用商标广泛存在，这种在先使用未注册商标具有巨大的商誉和影响，也承载了相应的经济利益，这种正当的经济利益应予保护，我国《商标法》对在先使用商标从商标注册行政阶段到商标侵权纠纷的民事阶段都设置了一些保护制度。
【关键词】商标在先使用 原有范围 商标注册制度 申请日
【案件背景】
重庆开门红商贸有限责任公司（以下简称“开门红公司”）系第5778430号“PAULA’S CHOICE宝拉之选”商标的专用权人。该商标的核定范围为第3类的肥皂、非医用沐浴盐、去污剂、皮革保护剂(上光)、化妆品用香料、化妆品、化妆用雪花膏、减肥用化妆品、牙膏、动物用化妆品等。
开门红公司在该商标取得和占有过程中，曾受到上海颖文经贸有限公司（以下简称“颖文公司”）的异议申请和美国宝拉珍选有限责任公司（以下简称“宝拉珍选公司”）的无效宣告申请。异议申请经过复审、行政一审和二审失败；无效宣告经商评委审核后认为无效宣告理由部分成立，正在行政二审审理过程中。
自2017年6月28日开始，宝拉珍选公司及其经销商颖文公司、碧奥公司的网上店铺陆续收到开门红公司投诉，经营造成严重影响，店铺随时面临关闭、商品随时面临下架的风险，订单量锐减、商誉受到严重影响。
2017年8月23日，颖文公司和碧奥公司向上海知识产权法院对开门红公司提起确认不侵权之诉，后宝拉珍选公司申请加入原告参与诉讼，开庭日颖文公司及碧奥公司申请撤回全部诉讼请求。
宝拉珍选公司称其对“宝拉珍选”“PAULA’S CHOICE”标识享有包括著作权、商号权、注册商标专用权等在内的善意、在先的合法权利，开门红公司的“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标处于无效宣告中的权力不稳定状态，且开门红公司投诉行为属于恶意抢注、恶意投诉的权利滥用行为，故请求法院确认其在化妆品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商标标识不侵害开门红公司的注册商标专用权，赔偿经济损失和合理开支并登报消除影响。
开门红公司答辩称，1.本案不符合确认不侵害商标权之诉的提起条件，应予驳回。2.宝拉珍选公司对“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”商业标识不享有在先权利，开门红公司的投诉行为属于正当行使商标权利，未对宝拉珍选公司造成损失，应予驳回原告诉请。
双方提供交换了相关证据，法院在此基础上对相关事实进行了查明。
上海知识产权法院认为：1.确认不侵害商标权之诉的目的在于避免被控侵权人合法权益受到侵害或损失进一步扩大，尽早结束因权利人的侵权警告所带来的知识产权权利不稳定的法律状态，参考《最高人民法院关于审理侵犯专利权纠纷案件应用法律若干问题的解释》第十八条规定，宝拉珍选公司有权提起确认不侵权之诉；2.宝拉珍选公司的“PAULA’SCHOICE”“宝拉珍选”商标标识与案涉商标构成近似，但其使用时间早于案涉商标注册时间，且其通过销售、宣传在中国护肤品、化妆品业内具有一定影响，宝拉珍选公司在使用后未延展使用至其他商品类别，也未超出原有的地域范围和使用方式，故属在原有范围内使用，所以宝拉珍选公司的在先使用抗辩成立。3.开门红公司恶意抢注宝拉珍选公司在先使用并具有一定影响的商标并滥用权利。
因此上海知识产权法院作出判决：1.宝拉珍选公司在化妆品上使用“宝拉珍选”“PAULA’SCHOICE”标识不侵害开门红公司“PAULA’SCHOICE宝拉之选”商标的专用权；2.开门红公司赔偿宝拉珍选公司部分经济损失；3.开门红公司登报发布声明消除影响。
开门红公司不服一审判决，提起上诉后又撤销上诉。
【律师评析】
该案是商标在先使用人确认不侵权之诉，是国外商标和中国注册商标的冲突即不同法域下商标专用权的冲突。
商标的原始取得方式有三种，注册取得、使用取得和混合取得。注册取得即向商标管理部门申请注册取得商标权的制度；使用取得是指在先使用人取得商标专用权的制度；混合取得顾名思义是兼具注册取得和使用取得的特点，是指商标注册后的特定时间内，与注册商标相同或近似商标的在先使用人可以以使用在先为由提出撤销注册商标。虽然中国商标注册异议制度与混合取得有点相似，但是我国的异议制度包含的范围更广，关于在先使用的条件更为严苛，二者本质是不同的。
根据我国《商标法》第三条的规定，我国商标原始取得制度为注册取得。然而由于商标制度形成的历史因素、字号权利和商标权的冲突等各种各样的原因，有一定影响力的在先使用商标广泛存在，这种在先使用未注册商标具有巨大的商誉和影响，也承载了相应的经济利益，这种正当的经济利益应予保护，我国《商标法》对在先使用商标从商标注册行政阶段到商标侵权纠纷的民事阶段都设置了一些保护制度。其中关于商标侵权纠纷对在先使用商标的保护规定在《商标法》第五十九条第三款：“商标注册人申请商标注册前，他人已经在同一种商品或者类似商品上先于商标注册人使用与注册商标相同或者近似并有一定影响的商标的，注册商标专用权人无权禁止该使用人在原使用范围内继续使用该商标，但可以要求其附加适当区别标识。”
在司法实践中，商标侵权在先使用抗辩也受到了严格的限制，一般需要以下几个条件：
一、商标在先使用行为要早于商标注册的申请日，这是商标在先使用的基本时间条件。申请日，是商标注册申请人向商标局提交商标申请的日期，若通过邮件申请，则为商标局收到并登记商标注册申请的日期。
二、商标在先使用的行为原则上要早于商标注册人的使用行为。这一条件是《商标法》第五十九条第三款的明确规定，是为了保护商标注册人在商标未注册时候的一种利益，当然在侵权纠纷中对于商标注册人的在先使用未注册商标的保护也是受到严格的限制，一方面要求商标注册人的在先使用未注册商标要有一定知名度和影响力，同时还要求在先使用抗辩人要有主观恶意确实是攀附。商标法对两个未注册商标的争议未明确规定，《反不正当竞争法》第六条第一款则是以“包装、装潢、商品名称”标识的名义进行保护，这种标识本质是未注册商标。
三、在先使用的商标应具有一定影响。商标侵权在先使用抗辩制度目的是保护合法使用的、有一定影响和知名度的未注册商标，本质是保护其承载的经济价值。因此，一方面来讲，未形成知名度和影响力的商标不具有相应的潜在经济价值，没有保护的必要，另一方面来讲，这种未注册商标的知名度和影响力并要求特别高的高度，只要承载了一定的经济价值，也即只要其在特定区域内与商品和服务来源形成稳定的联系即可。
四、被诉侵权行为系在原有范围内的使用行为。《商标法》第五十九条第三款并未详细定义“原有范围”，一般认为原有范围是对在先使用的商标的商品和服务种类的限定，这种限定并不完全依据商标的《商品和服务分类表》的大类分类，而是具体细化到具体的商品种类本身，比如原商标使用范围在谷物制品上，后使用行为则不能扩大到调味品上。在“原有范围”的认定上，不同的司法判例对此有不同的认识，有的司法判例认为“原有范围”除了是原有的商品类别外，还应该是原有的地域空间，而有的司法判例认为“原有范围”包括原有使用的地域空间。笔者认为，随着现在经济活动的时空便利化以及经济活动的网络化，“原有范围”限定包括“地域空间”已经严重不适应经济的发展，若“原有范围”包括地域空间，则在具体的实践中商标的在先使用人不得不控制、缩减其经营规模，采取最原始和保守的模式经营，这也违反了商标在先使用保护制度设立的初衷。
五、使用主体为在先使用人或者在先被许可的使用人。在先使用人的继续使用权力是不能被转让或者再许可的，只能是在先使用人本人或者在先被许可人在原有基础上继续使用。如果允许在先使用人通过许可的方式进行扩张，那商标注册制度在遇到在先使用情形时候会形同虚设，商标注册人的利益完全无法保障。而在先被许可人的在先许可时间并不要求早于商标注册人的在先使用，而只要求早于申请日。
法律不保护躺在权利上睡觉的人，对于在先使用并具有一定影响的商标，形成了承载经济价值具有一定商誉的商标，而权利人怠于向商标管理机构提出注册申请来保护自己的经济利益，那么法律在对其保护的同时也应该严格地限制其适用的情形，从而维护了商标注册人的权利，维护了商标注册制度，也一定程度上对商标在先使用人注册商标起到敦促作用。
